Sasha Mandakovic, socio del bufete de abogados especializado en propiedad intelectual Falconí Puig, nos comenta  desde su experiencia en la asesoría de asuntos transaccionales en relación a las marcas. 

¿Qué recomendaciones básicas haría usted a un grupo de nuevos emprendedores  que han generado marcas  de productos?

Hay que buscar nombres, logotipos, diseños que sean originales, que permitan en el mercado distinguirse de su competencia. Muchas veces se buscan nombres que, por fáciles, son difíciles de proteger. Ejemplo: para productos como chocolates, muchas marcas empiezan con “choco”. Como hay uso común para el término “choco” nadie se puede apropiar de ese término ni en Ecuador ni en muchos países del mundo.

Una vez encontrada una buena marca, hay que hacer una búsqueda antes de lanzar el producto al mercado. Hay muchas personas que lanzan productos al mercado sin hacer la búsqueda, y terminan infringiendo derechos de terceros. Cuando eso sucede, esos terceros inician procesos legales directamente que pueden resultar en medidas cautelares, por ejemplo secuestro de productos, prohibiciones de fabricación, indemnizaciones por daños; o, al menos, le mandan una carta al infractor para que en un plazo perentorio suspenda el uso de esa marca, lo cual significa pérdidas a las compañías. Entonces, un paso previo elemental es hacer la búsqueda. Si bien ninguna búsqueda es cien por ciento certera, al menos se tendrá una opinión sobre las posibilidades reales que un producto o servicio va a tener de usar determinada marca sin violar derechos de terceros.

Hecha la búsqueda, hay que solicitar el registro, y después estar atentos en el mercado y defender la marca. Cuando una marca se registra pero no se defiende es cuando se empieza a diluir. La dilución consiste en la pérdida de poder distintivo de una marca. Muchas marcas conocidas ecuatorianas permitieron en su momento que otras marcas se les parecieran. Cuando hay términos que empiezan a ser usados por varias personas en el mercado, después es tremendamente complejo pretender que terceros no usen términos similares. Ejemplo, el prefijo “vita” para el nombre de una marca es débil y además coexiste con una infinidad de marcas que lo usan. Una recomendación es: cuide su marca una vez que la tenga registrada.

¿Qué precauciones deben tener los exportadores con sus marcas fuera del país?

Para los exportadores, el tema fundamental definitivamente es el de la territorialidad. No es nada raro que la persona registra la marca en Ecuador y empieza a exportar sus productos. Ese registro obtenido en Ecuador no genera, por regla general, ningún derecho fuera del país. Y hay experiencias lamentables de exportadores a quienes les han iniciado acciones judiciales que han terminado en el secuestro sus productos en el exterior por infringir el derecho de algún tercero. O que, habiendo intentado abrir un establecimiento de comercio, teniendo contratados gerentes, publicidad, entre otras cosas, a última hora hayan tenido que dar marcha atrás y cancelar el proyecto directamente o cambiar de marca.

Entonces, cuando el exportador va a enviar fuera del Ecuador productos que tienen marca, lo primero que tiene que hacer es búsquedas de marcas en todos los mercados en que esos productos vayan a ser vendidos, para determinar que no viole derechos de terceros. Y si no viola derechos de terceros, hay que iniciar los procesos de registro correspondientes.

Puede suceder que una marca no viola el derecho de terceros y tiene, por tanto, libre el camino para vender el producto fuera del Ecuador; sin embargo, a algún tercero en ese país extranjero le guste esa marca y la registre a nombre propio. En tal situación, ese tercero puede pretender vender al ecuatoriano la marca para obtener alguna compensación económica de manera desleal o sacar al ecuatoriano del mercado.

En esto conviene ser previsivos, porque los registros de marcas, como rápido, se llegan a obtener en algunos territorios en seis a ocho meses, si no tienen oposición. Ordinariamente un trámite puede demorar un año o más. Entonces, no es lo ideal ponerse a ver si una marca va a ser registrable o se va a poder usar por no violar derechos de terceros cuando uno ya está con el pedido hecho, con el negocio cerrado y ya va a mandar el contenedor, o cuando va a abrir el establecimiento de comercio o brindar el servicio. Eso se debe hacer con la suficiente anticipación para saber a qué atenerse y no tener problemas en el camino.

Hay que registrar la marca de manera individual en cada país en que se vaya a exportar, a menos que ese país esté dentro de un territorio donde existan registros regionales, llámese la Unión Europea o sea un país parte del Protocolo de Madrid (acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la propiedad Intelectual –OMPI– que permite registro que cubran varios territorios).

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